特許売却後のバックライセンス — 売っても使い続ける方法

はじめに

「特許を売却したいが、自社でもその技術を使い続けたい」——こうしたニーズに応えるのがバックライセンスという仕組みです。特許権を譲渡しつつ、売主が引き続き技術を実施できる権利を確保するスキームを解説します。

バックライセンスとは

バックライセンスとは、特許権を第三者に譲渡する際に、売主（元の特許権者）が買主からライセンスを受けて、引き続きその特許技術を使用する権利を確保する契約のことです。

バックライセンスの種類

バックライセンスの設計ポイント

ライセンス料の設定

バックライセンスのロイヤリティは、特許の売却価格に織り込むのが一般的です。売却価格を下げる代わりにロイヤリティフリーとするか、売却価格はそのままでロイヤリティを支払うか、バランスを検討しましょう。

使用範囲の明確化

バックライセンスでカバーする技術範囲、事業分野、地域を明確に定義します。曖昧な定義は将来の紛争の原因になります。

改良発明の取り扱い

売却後に売主が行った改良発明の帰属と、その改良技術のライセンス条件を事前に合意しておくことが重要です。

サブライセンス権

売主がバックライセンスに基づいて第三者にサブライセンスできるかどうかも、重要な交渉ポイントです。

バックライセンスが有効なケース

• 事業資金の確保が必要だが、技術の使用は継続したい
• 特許維持管理のコスト負担を減らしたい
• 自社の事業分野と異なる分野で特許を活用してもらいたい
• 特許ポートフォリオの再構築の一環として

注意すべきリスク

• 買主が特許を第三者に売却した場合のバックライセンスの存続
• 買主が破産した場合のバックライセンスへの影響
• 競業禁止条項との整合性
• 税務上の取り扱い（売却とライセンスの分離が必要な場合）

契約書に含めるべき条項

• バックライセンスの存続に関する条項（特許の再譲渡時も継続）
• ライセンス条件の変更に関する条項
• 紛争解決条項
• 契約解除条件と解除時の取り扱い

まとめ

バックライセンスは、特許の売却と技術の継続利用を両立させる柔軟なスキームです。契約の設計が重要ですので、知財弁護士と相談しながら進めましょう。PatentMatch.jpではバックライセンス付き売却のサポートも行っています。